浅论专利禁止反悔原则的适用

　　【摘要】专利禁止反悔原则是民法中诚实信用原则在专利中的体现，也是专利公示的必然结果。本文对该原则的概念、法理基础、适用现状进行分析，并结合审查实践和典型案例对专利禁止反悔原则适用的完善提出了建议。
　　【关键词】专利；禁止反悔；法律适用
　　一、专利禁止反悔原则的概念
　　专利禁止反悔原则是指专利权人在申请、审查和无效过程中声明的对保护范围的限制，必须被继承到专利侵权诉讼中，不得反悔。专利禁止反悔原则可以分为专利审查历史禁止反悔原则（prosecutionhistoryestoppel）、专利转让人禁止反悔原则（assignorestoppel）、专利被许可人禁止反悔原则（licenseeestoppel）。
　　2010年1月1日开始实施的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》首次对专利禁止反悔原则作出了明确规定。该解释第6条规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。但如何在实践中具体把握这一原则仍有待研究。
　　二、专利禁止反悔原则适用的法理基础
　　1。诚实信用原则
　　专利禁止反悔原则是民法中诚实信用原则在专利中的体现，旨在防止专利权人采用出尔反尔的策略，即在专利审批过程中为了获得专利权而对其保护范围进行了某种限制，或者强调权利要求中某个技术特征对于确定其新颖性、创造性如何重要；在侵权诉讼中又试图取消所作的限制，或者强调该技术特征可有可无，试图扩大其保护范围，从而两头得利。
　　2。专利文件的公信力
　　根据《专利法》第五十九条第一款的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准。权利要求书的作用是确定专利权的保护范围，即通过向公众表明构成发明或者实用新型的技术方案的全部技术特征，使公众能够清楚地知道实施何种技术会侵犯专利权，从而在为专利权人提供有效合理保护的同时，确保公众享有实施技术的自由。专利权的保护范围应具有足够的法律确定性和可预见性，尊重公示力是维护社会公众信赖利益的需要。由专利文件的公示作用所产生的公信力构成了专利制度的基础，如果专利权人所主张的专利保护范围超出了专利文件的范围，就应当被视为违反了这种公信力。在这个意义上，专利禁止反悔原则禁止一切不符合专利文件公信力的行为。专利文件公信力的必然结果就是对等同原则产生了限制，而不是由对等同原则加以限制推导出专利文件必须具有公信力从而需要引入专利禁止反悔原则的适用〔2〕。
　　以上法理基础使得专利禁止反悔原则具有独立于等同原则的特性。
　　三、专利禁止反悔原则的适用情形及建议
　　1。在专利审批的实质审查过程中
　　在实审程序中，可能会出现申请人对于同一事实前后意见陈述截然相反，或者对之前所作的修改予以反悔，从而将已删除或放弃的方案重新纳入请求保护范围的情形。对于在专利实审阶段出现的这种情况，能否应用专利禁止反悔原则予以制止，存在两种观点。一种观点认为，在专利实审阶段可以引入专利禁止反悔原则进行审查，便于将一些可能会影响后续程序的问题在实审阶段予以克服和解决，由此有助于提高整个专利审批工作的效率。另一种观点认为，如果在专利实审阶段应用专利禁止反悔原则，那么对于申请人的每一次修改和意见陈述都提出了太高要求，并不适用当前的实际情况。
　　笔者认为，在实审程序中，专利还处于尚未被授权的审批阶段，申请人具有与审查员进行讨价还价的权利，并可以通过多次意见陈述和修改来逐渐地将权利要求限定至合适的保护范围。即使在这一阶段申请人对已放弃的技术方案重新纳入请求保护的范围，由于专利权尚未形成，申请人还未获得任何权益，因此并不会造成申请人两头得利。实际上，申请人有可能出于澄清事实或者策略调整等原因作出反悔，在专利实审阶段，虽然这种反悔有可能会使得之前的工作成为徒劳，浪费一定的行政资源，但未对专利权的稳定性造成不良影响，某些情况下对于查明事实、保护申请人真正想要保护的发明、平衡申请人和社会公众利益还起到积极的意义。如果在实审阶段严格要求专利禁止反悔，一旦申请人做出了不必要的限缩修改或者不符合事实的陈述，就将失去补救的机会。因此，对于申请人在实审阶段将已删除或放弃的部分方案重新纳入请求保护范围的情形，笔者建议不使用专利禁止反悔原则予以制止，而是以其最后一次的陈述为准进行审查。
　　2。在复审程序中
　　复审程序具有法律救济的性质，目的是纠正实审程序中可能出现的错误，给申请人提供救济的机会。与实审程序类似，复审程序发生之时，尚未产生专利权的授予，两者都属于授权程序，对法律的适用应该是一致的，因此，笔者建议与专利审批的实质审查阶段类似，在复审程序内部或者实审程序和复审程序之间出现的反悔不引入专利禁止反悔原则予以制止，也以其最后一次的陈述为准。
　　3。在无效程序中
　　无效程序发生在专利授权之后，授权程序已经给予申请人充足的时机进行修改和意见陈述，一经授权公告，专利权的保护范围即已确定，专利权人就有责任履行其为获得专利权所作出的放弃部分方案的承诺。如果专利权人在无效程序中对授权程序中通过修改或者意见陈述作出的放弃予以反悔，既有违诚实信用原则，又破坏了专利的公示力，一般是不能被允许的，应适用专利禁止反悔原则予以制止。
　　目前，专利禁止反悔的适用包括两种准则，一种是弹性阻却，另一种是完全阻却。弹性阻却是指，专利禁止反悔原则对等同原则的适用在通常情况下只产生有限的影响，其影响的范围是弹性的，其影响的程度视具体情况而定，可以很大，即基本上排除适用等同原则的可能性，也可以为零，即基本上不影响等同原则的适用。与弹性阻却相对的是完全阻却，完全阻却是指如果认定对权利要求的某个技术特征应当适用专利禁止反悔原则，那么对该技术特征来说，就完全不能适用等同原则。美国Festo案体现了这两种观点的角逐：美国联邦巡回上诉法院最初在Festo案中主张完全阻却准则，之后美国最高法院在最终判决中采用了弹性阻却准则，从而建立了新的专利禁止反悔原则的适用标准。美国最高法院在该案判决中认为：我们清楚地表明等同原则和禁止反悔原则都是已经确立的法律，改变这些法律的职责属于国会而非法院，根本性地改变这些规则可能破坏发明人对自己财产权利的合理预期依照在先原则，发明人没有理由预知他们修改权利要求的行为意味着对所有等同物的放弃。如果他们早知道是这样的话，可能会对驳回申请的决定提起上诉，而不是对权利要求进行修改，没有理由对那些依赖原有规则的人使用新的更加严厉的禁止反悔原则。弹性阻却准则兼顾了实质公平和利益平衡，被广为认可，但弹性阻却的适用也带来了新的问题：哪些技术方案被推定为放弃，也就是说弹性阻却中阻却了哪些技术方案，特别是哪些技术方案被推定为放弃，这往往有很大的争议。弹性程度所带来的法官的自由裁量权是否过大也是进一步需要解决的问题。
　　对于弹性阻却原则中的弹性，笔者认为应当体现在明确放弃的内容边界和明确保护的内容边界之间，并判断被控侵权产品与两个边界的接近程度，具体接近程度的判断可以借助于创造性高度的显而易见性。
　　四、结语
　　专利禁止反悔原则的适用在我国仍属于起步阶段，我国专利制度建立时间尚短，立法和司法解释尚未作出明确的实践执行规定，这也促使我们对其进行更为深入的研究，以平衡專利权人和社会公众的利益、合理运用该原则、保障我国专利制度的健康发展。
　　【参考文献】
　　〔1〕尹新天。专利权的保护〔M〕。知识产权出版社，2005。